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上海知識產權法院：外企在華商標訴訟對我國企業海外商
發布時間 : 2022-01-11 06:32:00
走出去、引進來一直是靜安區的事，羅湖也是改革開放的主旋律之一。改革開放40周年以來，中國在吸引外資、推動中國企業走出去等方面取得了巨大成就，中國對外開放水平邁上新臺階。與此同時，海外注冊商標事件頻發，如智利廣東省汕頭市澄海區注冊玩具禮品企業、韓國鎮江注冊食醋商標、德國王致和注冊商標等相關新聞頻頻見諸報端，注冊商標成為中國企業走向全球的障礙。
外企在華商標訴訟對我國企業海外商標維權的啟示中國企業在走出去的過程中面臨著巨大的品牌權益保護壓力。在訴訟領域，除了對深圳寶安培訓公司注冊商標侵權提起附條件權利訴訟外，還應積極應對注冊搶注者發起的侵權訴訟，以及針對注冊搶注者的商標無效訴訟。外國公司在華商標權保護也面臨類似問題，管理水平高，訴訟能力強。相關做法和經驗值得我國政府和企業借鑒。
一、我國企業海外維權狀況與直接商標侵權相比，中國企業海外商標權保護的主要對象和難點是他人的注冊商標。除少數相關案件外，大部分都是高價結案、換標或退市，海外維權難。
1.受害者的類型非常廣泛。從標識行業來看，除了華為華為、海信海信、聯想等強勢制造品牌。，老字號餐飲品牌如王致和、狗不理、貴法香十八街等也是重災區。從標志的類型來看，無論是一般商品、服務商標、集體商標、認證商標如龍井、碧螺春等。，被廣泛侵犯；從侵權領域來看，既有歐美日韓等發達市場，也有東南亞、非洲等發展中市場。
2.侵權主體多樣。首先，批量注冊他人商標或其他標識，通過銷售商標獲取經濟利益的公司或個人，被商業實體注冊，然后脅迫權利人購買以獲取利益。注冊主體多為國內或中國背景，如、金等德國華人零售公司注冊商標案。二是代理商注冊，還有一些代理商的生產、銷售或服務企業以自己的名義注冊了許可人的商標，如本案中日本餐飲代理商注冊了狗不理商標；三是競爭對手搶注商標，競爭企業搶注商標是為了阻止相關實體進入市場，比如西門子搶注海信在德國的字母商標。
3.對策很薄弱。一是投資購買商標，向注冊人支付費用后再將相關商標轉讓到自己名下；二是更改商標內容，如聯想原英文名Legend注冊后改為發明詞Lenovo；第三，放棄相關市場。比如Hero Pen的注冊商標在日本注冊后，最終因為不愿意支付注冊費用而退出市場。四是開展訴訟維權。雖然越來越多的企業堅持訴訟維權，但維權案件勝訴的整體比例有限。
4.反映的問題。一是缺乏商標戰略意識，缺乏海外進入，商標先布局，未注冊商標或注冊不及時，商標注冊和檢索能力差，后續維權往往被動；二是市場調查和維權能力差，對國家相關法律缺乏了解，缺乏取證意識和能力，訴訟維權意愿弱；第三，國家和機構層面對維權缺乏支持，國家和協會層面維權沒有合力和影響力。
二、外企在華訴訟維權狀況目前，在華外資企業在打擊商標侵權、注冊商標后應對商標侵權、主動對注冊主體提起商標無效訴訟等方面有更多的手段、能力和經驗，維護自身商標權益，維權成功率較高。舉三個例子:
案例一:淘寶城假貨銷售案被告人李某作為韓城公司的實際控制人，在明知店鋪在銷售假貨的情況下，通過收取擴大經營費、統一組織人員布置隱蔽房間、隱藏人員等方式，負責淘寶城內店鋪的出租和日常管理。，就造成了大規模的假貨銷售局面。2010年11月至2013年5月，商場商戶因銷售假貨被定罪的案件33起，涉案金額3億元。法院經審理認為，李是市場經理的實際控制人，萬作為提供裝修服務的共犯被提起公訴，最終被判處相應的刑罰和罰金。
案例二:維多利亞秘密商標侵權案原告斯科塞斯公司、毛案案案案外人威米公司進口于中國，代理人吉世美公司、萬事達卡公司認為其在專賣店銷售的香水等產品侵犯了其對sheerlove等文字、圖形商標的權利。法院經審理認為，原告及相關主體注冊了近800個與境外知名香水品牌相同或近似的商標，具有誤導公眾、謀取利益的意圖，確認了威米公司對相關產品包裝的在先著作權，駁回了商標注冊人的侵權主張。
案例三:喬丹的姓名權案例:中國喬丹公司注冊喬丹喬丹等商標。美國公民、籃球明星喬丹以相關商標損害其在先姓名權為由，提起商標無效訴訟。他的所有主張在第一次和第二次審判中都被駁回。再審審理中，法院認為，涉及中國喬丹的三個商標損害了美國公民喬丹的在先名稱權，應予撤銷，但涉及拼音喬丹及相關組合商標的商標并未損害在先名稱權，因為美國公民喬丹不享有名稱權。
第一個案例是商標侵權刑事案件。雖然是國家公訴，但權利人在此前的侵權調查和行政舉報中發揮了重要作用。作為打擊商標侵權最嚴厲的手段，它與商標民事訴訟、行政處罰形成了嚴密的侵權保護網絡。打擊對象不僅有直接實施生產、銷售等侵權犯罪的人，還有故意幫助實施侵權犯罪的公司和個人，如上述案件中的現場管理人員、裝修服務人員等。除了聘請調查公司進行市場調查、為執法機構提供線索、進行侵權訴訟等。，其工作還注重成立外商投資企業協會優質品牌委員會等組織，通過評選年度十大知識產權保護案例，連接兩法典型案例，提升社會商標保護意識，與執法機構、司法機構形成一定互動，提升打擊侵權的意愿。
第二個案例是公司logo涉嫌被注冊起訴后應訴的案例。本案中，原告通過批量注冊，將與威米公司香水同名的英文字符加中文翻譯及相關圖形注冊為商標，并起訴威米公司關聯公司在中國銷售的香水等產品侵權。威米公司在國內沒有對其香水名稱進行保護，保護策略存在缺陷。在不利情況下，以下應對策略值得學習。一是積極應訴，確定辯護策略。魏密的政策對訴狀提出如下辯護意見:1 .被控侵權標志的使用屬于非商標使用；2.在先包裝藝術設計著作權的在先權利抗辯:3.原告惡意搶注、惡意訴訟抗辯；4.抗辯使用標識不會造成產品來源混亂；5、正當防衛來源，不應承擔賠償責任。上述抗辯事由是相通的，涉及商標侵權抗辯的主要內容。第二，證據極其詳細。鑒于在先權利，列出商品包裝設計圖、人員聲明和公開發布。針對惡意注冊商標，提供原告無合理理由大量注冊他人商標的記錄。有上萬頁的證據材料，對法官的內心定罪起到了重要的推動作用。三是及時提起商標無效行政程序和訴訟，拆除原告起訴的權利基礎。與上述案件相關的商標最終被撤銷，證明了民事案件認定的正確性，也防止了相關惡意訴訟的發生。
第三個案例是針對注冊商標的無效訴訟。中國商標是提前注冊的，喬對中國喬丹公司相關商標提出無效宣告已經很多年了，公司經營也形成了較大規模，再次維權難度較大。在某些情況下，喬丹最終能贏。第一，相關程序足夠清晰和窮盡。在最高法院再審前，該案經過商標有效性裁定、商標評審委員會復議、一審、二審司法程序，最終在最高法院啟動的再審程序中贏得了機會。第二，充分熟悉和準備實體法。最高法院對啟動再審程序有嚴格要求，一般要求案件本身具有示范和指導意義。我國《商標法》第三十三條對在先權利的定義籠統、模糊，需要在案例中不斷澄清。喬抓住了這一點，從明確相關在先權利的類型及應達到的效果等角度對攻防進行了論證，為再審法院變更原判，最終實現案件變更提供了足夠的證據。
綜上所述，外資企業在華維權:一是擁有良好的訴前商標保護監測體系，包括設立總部直屬商標保護部門、完備的商標監測注冊體系、市場調研網絡和內部數據留存體系，建立全面的維權體系。二是訴訟中有完整的訴訟機制，應聘請熟悉相關國家訴訟制度和實體法的專業法律團隊，根據案件情況制定訴訟策略，并具備提供必要證據的能力。
三、我國商標海外維權的借鑒借鑒外國公司在華的相關經驗提高我國企業的海外維權水平，最直接的就是提升企業在商標訴訟中的意愿和能力。相應地，企業應建立和完善自己的商標管理制度和機制，國家和社會也應給予足夠的支持。
(一)訴訟經驗
1.了解相關法律。以德國市場為例。實體法方面，德國法律和判例對惡意搶注的成立條件有詳細的區分和解釋。對于代理搶注，其要件包括代理合同或類似法律關系的存在。侵權是指代理人以自己的名義注冊，主觀惡意是指未經授權人同意。根據判例法，同行搶注行為的惡意認定包括搶注人知道相關商標在境外注冊，且可以預見該商標將在德國使用；預約搶注行為的惡意認定包括搶注者的經營領域在于大量注冊他人商標，缺乏商標使用意圖，目的僅在于將商標轉讓或授權給他人獲取利益。程序法方面，注冊商標注冊后，擔任注冊代理人的注冊人可以在商標按規定公告后三個月內提出異議。對于所有惡意搶注，注冊人可以以惡意為無效理由申請撤銷商標，商標被撤銷后，相關企業可以以自己的名義重新注冊商標；注冊代理人已轉讓給第三方的，可以請求轉讓給中國企業，但有三年期限；此外，德國法律還在《反不正當競爭法》中規定，可以要求擅自占地者停止使用并賠償損失。訴訟策略的制定必須基于對相關法律的充分了解。
2.訴訟策略的制定。雖然不同國家的法律不同，但背后的商標侵權制度和理念是相似的。它們是審查商標權依據的第一步，判斷商標是否構成侵權的第二步，確定相應法律責任的第三步。在了解國家相關法律的基礎上，需要聘請專業律師團隊對案件進行分析，制定訴訟策略。
在處理他人注冊商標后提起的侵權訴訟時，應從商標侵權抗辯的角度重點確定訴訟策略。商標不侵權的常見抗辯理由如下:1。使用的商標是自己的注冊商標抗辯；2.非商標法意義上的商標使用抗辯包括指示性使用，即表明商品或服務的來源，表明在必要范圍內使用他人商標，如真實轉售、售后服務、配件組裝等。、以及描述產品本身而不是指示商品來源的指示性用途等。3.抗辯使用標識不會造成產品來源混亂；4.在先使用和在先權利抗辯，前者是指在權利人注冊商標之前對相關商標的使用，后者是指著作權、姓名權、外觀設計專利權、肖像權、姓名權等。他人在商標注冊前已經取得的；5.合法來源抗辯的，免除賠償責任；6.原告惡意搶注及惡意訴訟抗辯。在處理相關訴訟的同時，可以同時啟動相關商標無效和撤銷的行政和訴訟程序。
在針對他人的商標無效訴訟中，應重點關注自己在先權利的基礎、他人注冊商標的惡意以及注冊商標的不正當行為。
3.證據的相關性。在國外提出商標異議或主張權利時，要注意從主觀和客觀兩個方面收集證據，證明他人的搶注主觀上是惡意的，客觀上是注冊的。能夠證明主觀惡意的證據主要包括雙方的通信往來、產品加工或獨家代理合同、對商標使用費的書面要求以及注冊公司的經營范圍等。客觀證據主要是中國企業先使用該商標的證據，包括商務文件、票據、合同、廣告、宣傳冊、參展證明等。中國企業作為商標持有人，在提出異議或主張時應注意舉證時間，盡量一次性提交所有可信的證明材料。
(2)政策支持和企業管理
1.從國家和社會層面支持權利保護。第一，賦予海外企業組織協調知識產權保護的職能。協調海外權益保護，包括接受企業關于海外知識產權的咨詢和服務；為企業境外訴訟提供協助服務；定期研究制定反映海外維權情況的調查報告。二是設立境外維權行業協會和分支機構。相關境外企業作為成員參與，溝通行業保護現狀；制定行業保護相關意見，定期向相關部門提出建議；維權能力強的大企業協助中小企業進行維權；與當地知識產權保護部門和其他行業協會建立聯系，交流問題處理方法，暢通媒體。
2.引導企業建立健全商標管理制度。第一，成立專門機構。在企業內部設立總部直屬的品牌保護部；建立完整的商標監控體系，充分利用馬德里國際商標注冊系統注冊商標和防御性商標；與相關產品包裝、企業名稱、裝潢等相關的其他權利。輔以交叉保護系統；注意保留商業宣傳、合作等證據。二是完善商標權保護制度。建立行政、民事、刑事多方位的侵權打擊體系；聘請當地律師事務所和調查公司建立商標檢索系統；重視商事調查在發現侵權及相關訴訟中的價值；與相關市場政府執法機構良性互動。
來源:上海知識產權法院
【注】
[1]參見趙毅，“應對德國或歐盟惡意注冊商標”，載于《中國商標》，2011年11月。
[2]見普陀區人民法院刑事判決書(2015)刑總(執)字第50號
[3]參見上海市普陀區人民法院(2015)普民三(治)初字諾。401-406民事判決。
[4]見最高人民法院(2016)15、20、25-32號行政判決書。
[5]參見中國外商投資企業協會質量品牌保護委員會發布的2016-2017年十大知識產權保護案例及兩法銜接典型案例。
[6]參見趙毅，“應對德國或歐盟惡意注冊商標”，載于《中國商標》，2011年11月。
[7]參見劉纘國，“韓國海外知識產權保護措施及其啟示”，載《國際經貿探索》，2008年4月。
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